Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych ebook

Wykaz skrótów

Akty prawne

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)

k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)

pr. aut. – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

p.s.w. – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

p.w.p. – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.)

u.o.b.d. – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.)

u.s.d.g. – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)

ustawa o NCBiR – ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1788 z późn. zm.)

ustawa o NCN – ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.)

u.z.f.n. – ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.)

Czasopisma i zbiory orzecznictwa

BGBl. – Bundesgesetzblatt

M. Praw. – Monitor Prawniczy

ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych

OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna

OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

PES – Problemy Egzekucji Sądowej

PiP – Państwo i Prawo

PiZS – Praca i Zabezpieczenie Społeczne

POP – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego

POSAG – Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

PPH – Przegląd Prawa Handlowego

Pr. Pracy – Prawo Pracy

Pr. Spółek – Prawo Spółek

PS – Przegląd Sądowy

PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

PWiOWI – Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej

RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

R. Pr. – Radca Prawny

TPP – Transformacje Prawa Prywatnego

WiOWI – Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej

ZNUJ – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

NCBiR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCN – Narodowe Centrum Nauki

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny

OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

SA – sąd apelacyjny

SN – Sąd Najwyższy

TK – Trybunał Konstytucyjny

WIPO – Światowa Organizacji Własności Intelektualnej

WSA – wojewódzki sąd administracyjny

Wstęp

Inspirację do stworzenia niniejszego opracowania stanowiły potrzeby polskich publicznych uczelni wyższych w sferze poszukiwania optymalnych rozwiązań prawnych dla współpracy nauki i gospodarki. Na gruncie ustawodawstwa krajowego, jak i Unii Europejskiej toczy się dyskurs dotyczący ram prawnych oraz oddziaływania na zjawisko komercjalizacji własności intelektualnej w ramach tych uczelni. Dało to impuls do podjęcia próby analizy problemu prawnej regulacji komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych. Badania przeprowadzono w czterech płaszczyznach: międzynarodowej, krajowych porządków prawnych – polskiego i wybranych państw obcych, uczelnianej oraz podejmowanych w toku komercjalizacji czynności prawnych.

W płaszczyźnie międzynarodowej, w szczególności w ramach Unii Europejskiej, Światowej Organizacji Handlu, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, podejmowane są próby harmonizacji oraz formułowania rekomendacji określonych praktyk w sferze regulowania komercjalizacji własności intelektualnej. Wypracowane akty i dokumenty, często mające charakter niewiążący, nienormatywny, są adresowane zarówno do państw, jak i do szkół wyższych. Oceny wymaga stopień ich przydatności oraz rozważenia, na ile wypracowanie uniwersalnych, zharmonizowanych zasad w sferze prawnej regulacji zjawiska komercjalizacji własności intelektualnej jest możliwe i przydatne.

Badania były prowadzone na gruncie powszechnie obowiązujących źródeł prawa krajowego, które wyznaczają zakres autonomii regulacyjnej szkół wyższych w sferze komercjalizacji własności intelektualnej. Ustalenia wymagał zakres uprawnień szkół wyższych do wyników badań. Wyszczególniono zatem uprawnienia publicznych szkół wyższych do utworów, dóbr własności przemysłowej i innych dóbr niematerialnych stworzonych przez pracowników, studentów lub inne osoby zaangażowane w proces badań prowadzonych na uczelni. Dało to podstawę także do teoretycznych rozważań na temat praw do wyników badań, szczególnie tych finansowanych ze środków publicznych lub powstałych przy wykorzystaniu publicznej infrastruktury badawczej. Analizie poddano ustawowe podstawy komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych, w tym jej dopuszczalne formy komercjalizacji oraz kwestię ustalenia i podziału korzyści płynących z tego procesu. Z uwagi na istotną rolę dóbr własności przemysłowej w procesie komercjalizacji wyników badań, zwiększony nacisk położono właśnie na te dobra. Niemniej praca obejmuje także zagadnienia dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych oraz baz danych, związane z polityką publikacyjną, prawem pierwszeństwa publikacji, ochroną know-how w kontekście ogłaszania wyników badań oraz ich komercjalizacji. Ze względu na ograniczone ramy opracowania nie rozwijano szerzej zagadnienia zasad wykorzystania infrastruktury badawczej uczelni oraz kwestii rachunkowo-finansowych związanych z procesem komercjalizacji.

Dla analizy prawnoporównawczej wybrano systemy prawne Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec, jak również rozwiązania prawne wypracowane w najważniejszych w sferze transferu technologii ośrodkach z tych krajów. Czynnikami, które miały wpływ na dobór zagranicznych szkół wyższych były: wielkość zasobów praw własności intelektualnej, w tym zgłoszeń patentowych i liczby patentów, intensywność współpracy z przemysłem w zakresie transferu technologii, poziom rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, a także wpływ, jaki regulacje tych systemów wywierają na inne systemy, w tym system prawa polskiego oraz rozwiązania dyskutowane, przyjmowane i rekomendowane na poziomie Unii Europejskiej. Starano się wykazać, na ile wielkość zasobów praw własności intelektualnej szkoły wyższej wpływa na intensywność komercjalizacji. Jako wskaźniki tej intensywności przyjęto w szczególności liczbę zawieranych kontraktów licencyjnych i przenoszących prawa oraz kreowanych spółek odpryskowych (spin-off). W miarę możliwości uwzględniano wskaźnik wielkości opłat licencyjnych czy zysku spółek odpryskowych, jednak w odniesieniu do uczelni krajowych dane dotyczące wielkości opłat z reguły nie były udostępniane, a jeśli już to z zastrzeżeniem poufności.

Mimo odrębności i różnic między amerykańskim i brytyjskim systemem prawnym a rozwiązaniami polskimi, przyjęte w ich ramach regulacje prawne, przede wszystkim Bayh-Dole Act z 1980 r., wywierają istotny, nierzadko krytykowany, wpływ na kształt uregulowań w innych krajach, nie tylko systemu common law. Stawiane są one często jako wzór do naśladowania. Jednym z założeń niniejszego opracowania jest zweryfikowanie słuszności takiego podejścia. Wybór prawa niemieckiego jako obiektu porównań został podyktowany podobieństwem tradycji cywilistycznej oraz konstrukcji w sferze praw własności przemysłowej. Ponadto z polskiej perspektywy szczególnie wartościowe wydaje się wskazanie na argumenty i okoliczności, jakie zadecydowały o ewolucji regulacji niemieckich od tzw. przywileju profesorskiego do jego zniesienia w 2002 r. Wobec podjętej w Polsce nieudanej próby wprowadzenia wspomnianego „przywileju”, to porównanie wydaje się uzasadnione. Analizie obcych porządków prawnych przyświecała chęć wskazania tych rozwiązań, praktyk i doświadczeń, które mogą być użyteczne w polskich realiach. Przy tym z uwagi na uwarunkowania społeczno-gospodarcze, w tym inną kulturę wynalazczości, skalę aktywności przemysłu w zakresie badań i rozwoju, tego typu recepcja, jeżeli w ogóle powinna nastąpić, to krytycznie, z ostrożnością i z uwzględnieniem uwarunkowań.

Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej na poziomie krajowym oraz na poziomie poszczególnych uczelni powinna uwzględniać profil aktywności badawczej uczelni, osiągnięcia, możliwości budowania zasobów własności intelektualnej czy wreszcie otoczenie gospodarcze, w jakim funkcjonuje dana uczelnia, a także uwarunkowania kulturowe. Analiza prawnoporównawcza służyła jako punkt odniesienia dla poszukiwania własnych modeli komercjalizacji własności intelektualnej w sferze tworzenia i funkcjonowania ram prawnych tego procesu na poziomie poszczególnych uczelni. Stąd w płaszczyźnie uczelni badaniami objęto wewnętrzne akty prawne obejmujące ochronę i komercjalizację własności intelektualnej. Kreując własny model zarządzania dobrami niematerialnymi, uczelnie publiczne poruszają się w granicach autonomii regulacyjnej określonej aktami prawa powszechnie obowiązującego.

Należy podkreślić, że transfer technologii i szerzej – transfer wiedzy z nauki do biznesu nie odbywa się tylko przez sprzedaż praw, udzielanie licencji czy angażowanie się w spółki odpryskowe. Znaczna część tego procesu następuje przez upublicznianie, w tym publikowanie wyników badań, konferencje, seminaria. Powstaje praktyczny problem, jakie wyniki badań uczelnia powinna chronić i w jaki sposób oraz kiedy decydować się na ograniczone rozpowszechnienie lub wręcz utrzymywanie wyniku w poufności. Są to problemy skłaniające do poszukiwania nowych ról, które prowadzą do rewizji sposobu postrzegania misji, jaką publiczne uczelnie wyższe mają do spełnienia w społeczeństwie. Kształcenie oraz prowadzenie badań zostaje uzupełnione przez aktywną współpracę z otoczeniem gospodarczym. W istocie wartością jest efektywne dostarczanie społeczeństwu nowych opartych na wynikach badań wytworów, które lepiej zaspokajają ludzkie potrzeby i wpływają na wzrost kultury technicznej, skuteczniejsze wykorzystanie ograniczonych zasobów, ochronę środowiska i poprawę jakości życia.

Mając na względzie powyższe uwagi, dokonano wyboru adekwatnych metod badawczych. Z uwagi na potrzebę porównań, niewielkie doświadczenia i poszukiwanie dobrych wzorców, odwołano się do metody komparatystycznej. Przy czym starano się zastosować metodę diachroniczną ujęcia badanego zjawiska prawnej regulacji komercjalizacji własności intelektualnej. Zmierzano do ukazania rozwoju poszczególnych regulacji zarówno zagranicznych, jak i polskich na płaszczyźnie aktów powszechnie obowiązujących oraz wewnątrzuczelnianych oraz wskazania czynników wpływających na te zmiany. W analizie kategorii aktów normatywnych i innych dokumentów zastosowano metodę językowo-logiczną, a także historyczną. W pracy rozważania oparto na analizie i krytyce orzecznictwa i piśmiennictwa zarówno krajowego, jak i zagranicznego dotyczącego badanego problemu. Natomiast w płaszczyźnie badań praktycznego funkcjonowania prawnych regulacji odwołano się do metody socjologicznej i statystycznej. Instrumentem, którym się posłużono, był kwestionariusz adresowany do rzeczników patentowych, kadry zarządzającej transferem technologii oraz spółek celowych uczelni oraz towarzyszące mu wywiady. Uwagę skierowano przede wszystkim na czynności prawne będące przejawem komercjalizacji własności intelektualnej1. Wśród nich analizie poddano w szczególności umowy licencyjne, umowy o sprzedaż praw oraz czynności prawne związane z tworzeniem i funkcjonowaniem uczelnianych spółek celowych oraz spółek z udziałem uczelni. Przy tym analiza nie odnosiła się tylko do treści dokumentów, ale także do praktyki, w tym wykonywania poszczególnych zobowiązań oraz ich ekonomiczno-prawnego tła.

Podczas przygotowywania niniejszej monografii zainteresowania naukowe autora szły w parze z doświadczeniami i praktyką zarządzania własnością intelektualną w ramach uczelni wyższych. Wynikały one z zaangażowania w proces tworzenia wewnątrzuczelnianych regulacji z zakresu ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej oraz działalności doradczo-eksperckiej umożliwiającej obserwację uczestniczącą zjawiska oraz analizę przypadków. Chęć przekazania doświadczeń, identyfikacja problemów praktycznych i barier rozwoju nadała opracowaniu perspektywę pragmatyczną. Takie podejście umożliwiło zidentyfikowanie, określenie i podjęcie próby rozwiązania problemów naukowych w zakresie analizy prawnej zjawiska komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych.

Niektóre z informacji związanych z ochroną i komercjalizacją własności intelektualnej, także publicznych szkół wyższych, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Bywa tak, mimo że ta sama informacja może stanowić zarazem informację publiczną. Starano się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i inne informacje prawnie chronione, nawet jeżeli pozyskano je w toku badań, nie zostały ujawnione w opracowaniu.

Opracowanie składa się z dwóch części – prawnoporównawczej oraz krajowej. W ramach poszczególnych części wyodrębniono rozdziały. W części pierwszej przedstawiono normatywne podstawy ochrony i komercjalizacji akademickiej własności intelektualnej w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. Oprócz rozwiązań legislacyjnych zaprezentowano dobrane do przedmiotu rozważań orzecznictwo i piśmiennictwo. Na tak zarysowanym tle szczegółowo omówiono modele zarządzania własnością intelektualną funkcjonujące w ramach Uniwersytetu Harvarda, Uniwersytetu Stanforda czy Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, Uniwersytetu Cambridge, Uniwersytetu Oxfordzkiego oraz Instytutu Technologicznego w Massachusetts (MIT). Na gruncie niemieckim analizie poddano model wypracowany wspólnie przez 28 uniwersytetów z Bawarii, w tym Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz działalność spółki Bayerische Patentallianz GmbH, powołanej przez wskazane uczelnie.

Część druga została poświęcona polskiemu ustawodawstwu, które reguluje ochronę i komercjalizację własności intelektualnej szkół wyższych. Oprócz podstaw konstytucyjnych, szczegółowej analizie poddano m.in. ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym, uwzględniając nowelizację z 2014 r., obejmującą prawa do wyników badań, jak również ustawę – Prawo własności przemysłowej oraz ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zaprezentowano także polskie uregulowania form angażowania się publicznych szkół wyższych w działalność spółek prawa handlowego, jak również dotyczące umów licencyjnych i sprzedaży praw. W tej części zawarto wyniki badań praktyki 20 wybranych polskich uczelni. Przedstawiono dane dotyczące ich zasobów własności intelektualnej, wskazano na dominujące modele w zarządzaniu własnością intelektualną oraz tendencje obecne w praktyce transferu technologii, a następnie omówiono szczegółowo modele sześciu spośród przebadanych uczelni publicznych, które wyróżniają się reprezentatywnością lub swoistością przyjętych rozwiązań2.

Całość rozważań zamykają wnioski oraz sformułowane rekomendacje. Zidentyfikowano również dobre praktyki. Odwołano się przy tym nie tylko do wyników badań własnych, ale także do ustaleń dokonanych w ramach raportów i innych projektów. Refleksją objęto przy tym wpływ czynników prawnych na tle innych faktorów determinujących ochronę i komercjalizację dóbr niematerialnych i zjawisko transferu technologii.

Publikacja adresowana jest do pracowników naukowych i innych badaczy zainteresowanych prawną analizą ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej szkół wyższych oraz jej wynikami. Zmierzano do tego, aby wymiar pragmatyczny opracowania uczynił je użytecznym także dla praktyków transferu technologii. Powinno być przydatne w szczególności dla rzeczników patentowych, osób zatrudnionych w centrach transferu technologii i innych jednostkach otoczenia biznesu, spółkach celowych i odpryskowych, osób kreujących politykę uczelni w sferze własności intelektualnej oraz członków społeczności akademickiej zainteresowanych komercjalizacją własności intelektualnej.

Szczególne podziękowania autor kieruje do Pani prof. dr hab. Ewy Nowińskiej z Katedry Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pani prof. dr hab. Urszuli Promińskiej z Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego za okazaną życzliwość, wsparcie merytoryczne i opiekę naukową.

Autor dziękuje także Koleżankom i Kolegom ze Stowarzyszenia Top 500 Innovators oraz Członkom Stowarzyszenia Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych. Dzięki nim, profesjonalistom realizującym transfer technologii, możliwe było przeprowadzenie badań oraz dotarcie do potrzebnych informacji. Nie do przecenienia były także wymieniane przy okazji doświadczenia, wskazywane bariery i problemy oraz przykłady sukcesów.

CzęśćpierwszaAnaliza prawa obcego

Rozdział IPrawo amerykańskie

1. Wprowadzenie

W trzech kolejnych rozdziałach odwołano się do systemów prawnych Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwajcarii. Uczyniono tak, ponieważ celem niniejszego opracowania jest identyfikacja i rekomendacja najlepszych praktyk i rozwiązań, które służą efektywnemu kreowaniu oraz transferowi technologii i wiedzy. W wymienionych państwach znajdują się ośrodki akademickie pod wieloma względami najlepsze na świecie. Proces selekcji uczelni do badań oparto m.in. na tzw. rankingu szanghajskim3 oraz danych pochodzących od Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), dotyczących zgłoszeń patentowych wykorzystujących międzynarodowy system współpracy patentowej, tzw. PCT4. Uwzględniono również oryginalność charakteru stosowanej przez poszczególne szkoły wyższe polityki w sferze dóbr własności intelektualnej. Takie podejście można poddać krytyce z uwagi na znaczne różnice w poziomie finansowania nauki, w tym zarobków kadry akademickiej, i zasobach własności intelektualnej. Z tej perspektywy powstaje wątpliwość, czy nie lepiej, zamiast porównywać się do ośrodków i krajów o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym i bogatych doświadczeniach w zakresie ochrony wyników badań oraz transferu technologii, odnieść się do państw, systemów i ośrodków z naszej grupy, określanej mianem „umiarkowanych innowatorów”, jak Węgry, Czechy, Słowacja, kraje bałtyckie5. Otóż doświadczenia krajów borykających się z podobnymi problemami są także niezmiernie cenne i bez wątpienia warto korzystać z jak najszerszego spektrum doświadczeń. Mimo wielu różnic w sferze prawa ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej, można mówić o analogicznych mechanizmach. Stanowi to efekt wieloletniego procesu harmonizacji i globalizacji rozwiązań prawnych w tej mierze. Zbliżenie poszczególnych systemów ochrony własności intelektualnej zostało dokonane przede wszystkim za sprawą wypracowania i ratyfikacji umów międzynarodowych, w tym Konwencji związkowej paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej6, Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r.7, Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej8, od strony organizacyjnej zaś za sprawą WIPO. Ponadto rozwiązania przyjęte w krajach najwyżej rozwiniętych oraz najważniejszych ośrodkach są często przejmowane lub wywierają wpływ na inne9.

2. Uprawniony do dóbr własności intelektualnej

2.1. Okres przed uchwaleniem Bayh-Dole Act z 1980 r.

Należy zgodzić się z poglądem, że transfer wiedzy między nauką a biznesem odbywa się nie tylko przez udzielanie licencji patentowych, sprzedaż praw czy wnoszenie praw do spółki. Istnieją również inne kanały, z których przemysł pozyskuje informacje. W świetle badań przeprowadzonych w 2002 r. w Stanach Zjednoczonych przez zespół Cohena dominującym źródłem informacji dla biznesu są publikacje i raporty (41,2%) oraz nieformalne interakcje z naukowcami (35,6%), a także seminaria i konferencje oraz wystawy (35,1%)10. Dopiero w dalszej kolejności wskazywane są usługi consultingowe (31,8%), sponsorowane badania (20,9%) oraz wiedza pozyskana od niedawno zatrudnionych pracowników (19,65%). Trzeciorzędne znaczenie mają tu wspólne projekty badawczo-rozwojowe (17,9%), patenty (17,5%), udzielone licencje (9,5%) czy wymiana personelu (5,8%)11.

Charakterystyczne dla szkolnictwa wyższego Stanów Zjednoczonych w XX w. było jego zróżnicowanie i brak silnego ośrodka centralizującego, który kontrolowałby i nadzorował jego działalność. Różnorodność szkół wyższych w zakresie wielkości, publicznego czy prywatnego, religijnego czy świeckiego charakteru wpłynęła na zwiększoną konkurencję między nimi oraz wolę aktywnej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, tj. władzami stanowymi, przedsiębiorcami, sponsorami. Uczelnie siłą rzeczy konkurowały o studentów, kadrę akademicką, sponsorów, prestiż. Stąd transfer wiedzy oraz współpraca nauki z biznesem w Stanach Zjednoczonych następowały także przed 1980 r., w którym to uchwalono Bayh-Dole Act.

Od początku lat 20. do końca lat 40. XX w. jedynie kilka uczelni wyższych stworzyło swoją własną politykę patentową, która przybrała formę konkretnego aktu. Istniały obawy przed legalizacją przychodów płynących z udzielanych licencji z uwagi na niezarobkowość działalności uczelni wyższych. Od lat 50. coraz większa liczba uczelni zaczęła tworzyć reguły postępowania w zakresie patentowania i komercjalizacji wyników badań12. Jednak do roku 1980 aktywność szkół wyższych w zakresie patentowania była niewielka13.

W 1912 r. Frederic Cottrel, wynalazca z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, powołał osobę prawną The Research Corporation, której celem była komercjalizacja technologii i wspieranie działalności badawczej. Podmiot ten proponował zawieranie umów o administrowanie patentami (Invention Administration Agreements, IAAs –). W 1940 r. tylko trzy uczelnie zdecydowały się na podpisanie takiej umowy, natomiast w 1950 r. było ich już 20. Z kolei w połowie lat 60. już dwie trzecie z 89 amerykańskich uniwersytetów, zakwalifikowanych przez Komisję Carnegie ds. Szkolnictwa Wyższego (Carnegie Commission on Higher Education) jako uniwersytety badawcze (research universities), powierzyło administrowanie swoimi patentami na rzecz The Research Corporation. Co ciekawe, do lat 70. wiele uczelni, w tym Uniwersytet Columbia, Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Johnsa Hopkinsa, Uniwersytet Chicagowski, zakazywało patentowania wynalazków medycznych i biomedycznych14.

Lata 70. XX w. przyniosły w Stanach Zjednoczonych znaczny wzrost patentów uniwersyteckich oraz zaangażowanie w proces komercjalizacji technologii także w dziedzinie medycyny. Uniwersytety zaczęły powoływać w swoich ramach biura czy też centra transferu technologii. Było to spowodowane spadkiem intensywności finansowania badań przez rząd federalny, rozwojem branży biotechnologicznej, wzrostem oczekiwań władz uczelni co do wielkości korzyści płynących z komercjalizacji wyników badań. Nie bez znaczenia było także narastające niezadowolenie z „agenta” administrującego patentowym portfelem, tj. The Research Corporation. Jednak bezpośrednie przełożenie na wzrost liczby patentów uniwersyteckich miała konstrukcja umów o administrowanie patentami (Institutional Patent Agreements, IPAs), zastosowana od 1968 r. przez National Health Institutes. Umowy te dawały możliwość uzyskiwania ochrony patentowej na wynalazki powstałe w wyniku badań finansowanych ze środków federalnych. Uczelnie zyskały także możliwość udzielania licencji wyłącznych. Wymieniony typ umowy zaczęły stosować także inne agencje rządowe, np. w 1973 r. Narodowa Fundacja Nauki (the National Science Foundation, NSF). Od połowy lat 60. zaś Departament Obrony USA zaczął przyznawać uczelniom w umowach możliwość uzyskiwania ochrony patentowej pod warunkiem posiadania i zatwierdzenia polityki patentowej. W efekcie jedna czwarta uniwersytetów zakwalifikowanych przez tzw. Komisję Carnegie jako badawcze lub posiadające uprawnienia do doktoryzowania (dokładnie 49 spośród 212) zawarła w latach 70. umowy o administrowanie patentami. W konsekwencji uczelnie te kreowały 73% patentów akademickich w latach 70. i 55% w latach 80.15 W 1963 r. opublikowano Politykę Patentową Kennediego (Kennedy Patent Policy)16. W 1971 r. analogiczny dokument wydała administracja Prezydenta Nixona17, który stał się preludium do Bayh-Dole Act.

2.2. Bayh-Dole Act

Wzgląd na rozwój innowacyjności miał wpływ na uchwalenie w 1980 r. przez Kongres Stanów Zjednoczonych poprawek do prawa patentowego, które noszą po dziś dzień nazwiska swoich promotorów, byłych senatorów, Bircha Bayha oraz Roberta Dole’a. Na podstawie Bayh-Dole Act18 przyznano możliwość uzyskiwania ochrony patentowej przez podmioty, głównie uczelnie wyższe (także małych i średnich przedsiębiorców oraz inne instytucje non-profit), które otrzymały dofinansowanie badań ze środków federalnych. Uznano, że danie uczelniom możliwości uzyskania praw z patentów, obejmujące wyniki badań, pozwoli na uzyskiwanie kolejnych funduszy na tworzenie nowych produktów. Nierzadko wynalazek będący wynikiem badań wymaga dalszych prac umożliwiających jego aplikację przemysłową. Prawo może stanowić wyłączne zachętę dla potencjalnych inwestorów. Daje także uczelni możliwość udzielania licencji i przez to osiągania korzyści19. Stosownie do § 200 rozdziału 18 tytułu 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych (United States Code, U.S. Code)20, intencją Kongresu jest wykorzystanie systemu patentowego do promowania korzystania wynalazków powstałych z prac badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków federalnych. Jako priorytety wskazano także zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorców w projekty badawcze finansowane ze środków federalnych, jak również wspieranie współpracy między przedsiębiorstwami a podmiotami non-profit, w tym uniwersytetami, tak aby zapewnić wykorzystanie wynalazków stworzonych w ramach organizacji non-profit oraz małych i średnich przedsiębiorców w celu wspierania wolnej konkurencji i przedsiębiorczości. Do celów zaliczono także wspieranie komercjalizacji i upublicznienia wynalazków dokonanych w Stanach Zjednoczonych przez przemysł i pracowników ze Stanów Zjednoczonych21.

Dyskusja nad zintensyfikowaniem wykorzystania wyników badań finansowanych z funduszy federalnych toczyła się w Stanach Zjednoczonych od początku lat 70. XX w. Przytaczano wówczas dane stanowiące, że jedynie 5% wynalazków, do których patenty posiadał rząd federalny, było wykorzystywane w praktyce przez sektor prywatny. Politykę patentową w tej materii prowadziło wówczas 26 agencji rządowych22. Według opiniotwórczego czasopisma „The Economist” statystycznie „jeden Dolar wartości akademickiego wynalazku lub odkrycia wymaga zainwestowania 10.000 Dolarów prywatnego kapitału, aby taki wynalazek lub rozwiązanie trafiło na rynek”.

Bayh-Dole Act przyczynił się do zintensyfikowania współpracy między nauką a biznesem, doprowadził do zwiększenia aktywności uczelni wyższych w sferze patentowania oraz komercjalizacji. Pojawiły się jednak lub nasiliły liczne problemy. Należy do nich zaliczyć m.in. konflikty interesów, preferowanie badań stosowanych oraz marginalizację badań podstawowych (w tym tych, które nie mogą mieć praktycznego zastosowania), mniejszą otwartość w informowaniu o nowych wynalazkach i rozwiązaniach z uwagi na możliwość ograniczenia korzyści płynących z utrzymywania przewagi konkurencyjnej23. Zgodnie z raportami Izby Reprezentantów w toku prac nad ustawą podkreślano, że „wprowadza ona domniemanie, że prawo do uzyskania patentu na wynalazki powstałe w wyniku badań finansowanych ze środków federalnych będzie przysługiwać stronie kontraktu, która jest instytucją badawczą o celach niezarobkowych lub małym przedsiębiorstwem”24 (§ 200 tytuł 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych).

Uczelnia ma prawo w rozsądnym czasie po poinformowaniu o dokonaniu wynalazku zdecydować o uzyskaniu tytułu prawnego (right to retain title) do danego wynalazku, zastrzegając jednak, że umowa o finansowanie badań może stanowić inaczej25. W szczególności może tak być w sytuacji, gdy strona kontraktu nie jest zlokalizowana w Stanach Zjednoczonych, nie prowadzi działalności lub jest kontrolowana przez rząd obcego państwa. Przesłanka ta w stosunku do uczelni ma bardzo ograniczone zastosowanie. Została zapewne sformułowana z myślą o małych przedsiębiorstwach. Ponadto w wyjątkowych sytuacjach, gdy w świetle ustaleń dokonanych przez agencje rządowe eliminacja lub ograniczenie prawa beneficjenta do zatrzymania tytułu prawnego do wynalazku będzie lepsze dla polityki określonej w akcie, wyżej wymieniona klauzula może znaleźć zastosowanie. Kolejna przesłanka jest również związana ustaleniami agencji rządowych, które działając na podstawie i w granicach prawa, prowadząc wywiad lub kontrwywiad zagraniczny, dojdą do przekonania, że eliminacja lub ograniczenie prawa do zatrzymania tytułu do wynalazku jest niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wreszcie uzasadnieniem dla pozbawienia lub ograniczenia prawa do uzyskania patentu będzie sytuacja, w której badania obejmują technologie atomowe podlegające kompetencjom Departamentu Energii lub kwestie związane z badaniami nad bronią nuklearną26.

Pewne prawa są zarezerwowane na rzecz strony rządowej w celu ochrony interesu publicznego. W § 200 tytułu 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych wskazano, że rząd uzyskuje odpowiednie prawa w stosunku do wynalazków sfinansowanych ze środków federalnych, aby zapobiegać ich niewykorzystywaniu lub nierozsądnemu z nich korzystaniu. Polegają one na „niewyłącznej, nieprzenoszalnej, nieodwołalnej, bezpłatnej licencji na korzystanie przez rząd Stanów Zjednoczonych z wynalazku na obszarze całego świata”. Ponadto rząd pozostawił sobie dodatkowe uprawnienie, określane mianem march-in rights. Polega ono na możliwości zobowiązania np. uczelni do udzielenia wskazanemu podmiotowi licencji niewyłącznej, częściowo wyłącznej lub nawet wyłącznej na określonym polu eksploatacji. Taka licencja jest odpłatna. Rząd może także udzielić licencji swoim agencjom. Realizacja tego typu uprawnień jest wszakże uzależniona od wielu okoliczności27. Do 2011 r. doktryna amerykańska odnotowała zaledwie trzy przypadki wnioskowania do agencji federalnych o zastosowanie instytucji march-in rights. W jednym z nich Uniwersytet Johna Hopkinsa odmówił udzielenia licencji konkurentowi firmy Baxter, któremu wcześniej udzielono licencji. O udzielenie licencji w trybie march-in rights wnioskowała firma CellPro Inc., która uprzednio ubiegała się o takie licencyjne upoważnienie28. W ocenie Narodowego Instytutu Zdrowia (National Institutes of Health) brak było podstaw do skorzystania z uprawnień, gdyż firma Baxter stosowała wynalazek w praktyce. Z kolei dwie inne sprawy dotyczyły leków: preparatu Norvir stosowanego w leczeniu AIDS oraz preparatu Xalatan stosowanego w leczeniu jaskry. Zarzuty przedsiębiorców dotyczyły nadmiernie wygórowanych opłat licencyjnych (excessive pricing), jakich żądali uprawnieni z patentów. Oddalając żądania przedsiębiorców, Narodowy Instytut Zdrowia uzasadnił, że skorzystanie z uprawnień może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy wynalazek nie jest stosowany lub istnieją niezaspokojone potrzeby zdrowotne lub w zakresie bezpieczeństwa. Ponieważ obie substancje były produkowane, organ nie zdecydował się na skorzystanie z uprawnień. Zostało to krytycznie ocenione przez niektórych przedstawicieli doktryny jako porażka w sferze możliwości ochrony interesu publicznego29.

Na podstawie § 204 tytuł 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych federalna agencja, która zdecydowała o sfinansowaniu badań danej uczelni, ma prawo zobowiązać kontrahenta – uczelnię, jej następcę prawnego, licencjobiorcę wyłącznego do udzielenia licencji wskazanemu podmiotowi. Gwarancję realizacji tych uprawnień stanowi zapis ustawy, który daje możliwość samodzielnego udzielenia licencji przez agencję federalną w razie braku zgody uprawnionego. Stanowi to przykład licencji przymusowej. Zgodnie z ustawą warunki tej licencji mają być „rozsądne”, może ona mieć charakter niewyłączny, wyłączny lub częściowo wyłączny30. Innych jej warunków nie sprecyzowano. Jedną z okoliczności uzasadniających realizację uprawnień strony rządowej jest to, że uczelnia przez „określony rozsądny czas” nie skomercjalizowała lub nie podjęła działań w kierunku komercjalizacji wynalazku, w tym komercjalizacji na danym polu eksploatacji i prawdopodobnie takich działań nie podejmie. Kolejną przesłanką do ingerencji agencji rządowej w sferę uprawnień uczelni mogą być niezaspokojone lub niedostatecznie zaspokojone potrzeby zdrowotne lub bezpieczeństwa. Podstawą interwencji jest także konieczność spełnienia ustawowych warunków i wymogów co do zakresu publicznego zastosowania wynalazku, w sytuacji gdy uczelnia, jej następca prawny lub licencjobiorca ich nie realizują. Ostatnią z przesłanek jest złamanie zobowiązania określonego w § 204 Bayh-Dole Act do udzielenia licencji produkcyjnej, przy czym produkcja ma się odbywać na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ustawa przyznała także środki zaskarżenia, które przysługują uczelni, jej następcy prawnemu (np. nabywcy prawa z patentu), przedsiębiorcy, licencjobiorcy lub wynalazcy, których uprawnienia zostały dotknięte przez interwencję strony rządowej. Można w tym zakresie mówić o sądowej kontroli rozstrzygnięć organu administracji. Środki zaskarżenia rozpatruje Sąd Federalny Stanów Zjednoczonych ds. roszczeń pieniężnych przeciwko rządowi (the United States Court of Federal Claims, CFC).

Strona rządowa ma kompetencję do utrzymania w poufności informacji dotyczących wynalazku w rozsądnym czasie, potrzebnym do uzyskania ochrony patentowej. Samo udzielanie licencji przez uczelnie zostało także poddane pewnym restrykcjom. Licencjobiorcą bowiem mógł być tylko przedsiębiorca, który zamierzał prowadzić istotną działalność produkcyjną na terytorium Stanów Zjednoczonych. W początkowym brzmieniu ustawy uniwersytety miały ograniczony czas na możliwość udzielenia licencji wyłącznej dużym przedsiębiorcom (przez pierwsze 5 z 17 lat trwania patentu). Ograniczenie to zostało jednak zniesione w 1984 r. przez ustawę porządkującą prawo znaków towarowych (The Trademark Clarification Act)31.

2.3. Kształt umowy o dofinansowanie badań ze środków federalnych

Każda z umów o finansowanie badań między organizacją non-profit, w tym uczelnią lub małym przedsiębiorcą, a federalną agencją rządową powinna zawierać szereg postanowień określonych w Bayh-Dole Act. Beneficjent projektu ma obowiązek zgłoszenia agencji federalnej w rozsądnym czasie faktu dokonania wynalazku, po tym jak odpowiednia jednostka administracyjna beneficjenta poweźmie tę wiadomość. Na beneficjencie ciąży także obowiązek zachowania w poufności informacji dotyczących wynalazku, tak aby nie pozbawić strony rządowej możliwości ewentualnego zgłoszenia patentowego32. Uczelnia, jako beneficjent, ma dwa lata od momentu przekazania informacji o wynalazku agencji rządowej na podjęcie pisemnej decyzji o zatrzymaniu tytułu prawnego do wynalazku i ubiegania się o ochronę patentową. Natomiast w sytuacji, gdy istotę wynalazku opublikowano, wprowadzono na rynek lub do użytku publicznego, z uwagi na krótszy roczny okres łaski (grace period) określony w § 102 lit. b tytułu 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, beneficjent powinien zdecydować o ubieganiu się o ochronę patentową, nie później niż 60 dni przed upływem tego rocznego okresu. Zabezpiecza to możliwość uzyskania ochrony patentowej przez stronę rządową33. Przykładowo, w razie gdyby uczelnia nie zdecydowała się na ubieganie się o ochronę patentową, wówczas agencja federalna może aplikować o uzyskanie patentu. W wymienionych okresach beneficjent podejmuje także decyzję o ubieganiu się o ochronę patentową w innych krajach. Każda umowa powinna zawierać także gwarancję licencji niewyłącznej, niezbywalnej, nieodwołalnej, bezpłatnej, globalnej na korzystanie z wynalazku na rzecz strony rządowej34. Umowa może także przewidywać dodatkowe prawa dla strony rządowej, takie jak prawo do przeniesienia prawa z patentu zagranicznego, jeżeli jest to konieczne ze względu na umowy międzynarodowe, międzynarodową współpracę wojskową, porozumienia dotyczące prac nad technologiami wojskowymi lub wytwarzaniem broni. Opierając się na Bayh-Dole Act, strona rządowa umownie zastrzega sobie prawo do nałożenia na beneficjenta obowiązku periodycznego raportowania o sposobach korzystania z wynalazku oraz działaniach podejmowanych w celu jego komercjalizacji. Informacje mają dotyczyć nie tylko działań beneficjenta, np. uniwersytetu, ale także licencjobiorców. Ustawodawca nakazuje jednak traktowanie przez władze federalne takich informacji gospodarczych jako poufnych, podlegających ochronie35.

Typowym postanowieniem umowy z uczelniami o finansowanie badań jest także zobowiązanie beneficjenta do podawania informacji o tym, że wynalazek powstał w wyniku badań finansowanych ze środków federalnych. Obowiązkiem beneficjentów jest też informowanie o uprawnieniach przysługujących administracji rządowej w stosunku do tych wynalazków. W przypadku organizacji non-profit, czyli z reguły uczelni, umowa o finansowanie badań zawiera zakaz zbywania praw do wynalazku na terenie Stanów Zjednoczonych bez zgody agencji federalnej. Wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy przeniesienie praw nastąpi na poczet organizacji, której podstawowym celem jest zarządzanie prawami własności przemysłowej36, z zastrzeżeniem jednak, że nabywca wchodzi w sytuację prawną zbywcy także w zakresie zobowiązań wobec agencji federalnych. Zobowiązaniem kontraktowym uczelni jest także zapewnienie udziału w opłatach licencyjnych wynalazcy. Umowy z uczelniami zobowiązują je również do przeznaczania uzyskanych środków, z uwzględnieniem udziału twórców oraz poniesionych kosztów i opłat, na działalność badawczo-rozwojową. Ponadto umowy zobowiązują uczelnie do preferowania jako licencjobiorców małych przedsiębiorców37. Nie jest to jednak kategoryczne i sztywne zobowiązanie do zawierania umów tylko z małymi przedsiębiorcami, a jedynie wyznaczenie kierunku działania. Ustawodawca amerykański stwierdza, że udzielenie licencji podmiotowi innemu niż mały przedsiębiorca może nastąpić w wypadku, gdy w świetle dokonanych ustaleń jest to uzasadnione i rozsądne.

Ustawodawca określił także sytuację, w której kontrahent prowadzi badania finansowane ze środków federalnych oraz jednocześnie wykorzystuje urządzenia i instalacje będące własnością rządową. Wówczas, uwzględniając koszty patentowania, inne koszty, np. wynagrodzenia dla wynalazców oraz opłaty administracyjne, 100% zysku pochodzącego z opłat licencyjnych lub dochodu kontrahenta w danym roku obrotowym, aż do osiągnięcia kwoty stanowiącej 5% rocznego budżetu wykorzystywanych urządzeń i instalacji, powinno być wykorzystane przez niego na cele badawczo-rozwojowe oraz edukacyjne realizowane przy pomocy tej właśnie instalacji. Mogą to być wydatki ponoszone np. na zwiększenie potencjału licencyjnego danej technologii. W sytuacji gdy korzyści przekraczają wskazane 5% rocznego budżetu danej instalacji, 75% kwoty stanowiącej nadwyżkę przekazuje się do budżetu Stanów Zjednoczonych, 25% zaś przeznacza się na cele wskazane wyżej. Administrowanie procesem licencyjnym powinno być powierzone pracownikom beneficjenta, będącym blisko komercjalizowanej instalacji i urządzeń38.

W sytuacji gdy uczelnia lub inny beneficjent środków federalnych zdecyduje, że nie będzie się ubiegał o ochronę patentową, wówczas agencja rządowa może po konsultacjach z kontrahentem przyznać prawo do uzyskania patentu wynalazcy, o ile o to wnosi. Wówczas także będą miały zastosowanie uprawnienia administracji rządowej oraz warunki określone w ustawie. Z kolei w sytuacji, gdy pracownik federalny jest współwynalazcą rozwiązania opracowanego w ramach uczelni, federalna agencja zatrudniająca takiego pracownika może podjąć decyzje podyktowane chęcią konsolidacji praw lub przez wzgląd na dalszy rozwój określonej technologii39. Po pierwsze, agencja może udzielić licencji lub nawet przenieść prawa do wynalazku na uczelnię lub wynalazcę niebędącego pracownikiem federalnym. Po drugie, może uzyskać odpowiednie prawa własności intelektualnej od uczelni lub innego beneficjenta, ale pod warunkiem uzyskania zgody z ich strony40.

Wyrazem poszanowania dla autonomii polityki licencyjnej uczelni jest zapis § 202 lit. f pkt 1 i 2 Bayh-Dole Act, który stanowi, że umowa o finansowanie badań z uczelnią lub małym przedsiębiorcą nie powinna zawierać upoważnienia dla agencji federalnej do wymagania od partnera, aby udzielił licencji stronie trzeciej na wynalazki, które nie powstały w wyniku realizacji kontraktu. W drodze wyjątku takie postanowienie jest dopuszczalne, lecz wymaga pisemnego uzasadnienia przez szefa agencji. Postanowienie to powinno wskazywać, dlaczego udzielenie takiej licencji jest uzasadnione. Może to być wzgląd na prawidłowe korzystanie z wynalazku powstałego w wyniku realizacji umowy. Dodatkowo ustawa zakazuje szefowi agencji delegowania tych uprawnień. Ponadto federalna agencja nie może żądać udzielenia licencji osobie trzeciej, chyba że szef agencji stwierdzi, że skorzystanie z wynalazku uczelni przez określony podmiot jest konieczne dla wdrożenia wynalazku powstałego w wyniku umowy i realizacji jej celów.

W świetle badań przeprowadzonych przez Ogólne Biuro Rachunkowe (the General Accounting Office), obecnie Rządowe Biuro Rachunkowe (the Government Accountability Office, GAO) Bayh-Dole Act wywarł istotny wpływ na działania administracji uczelni oraz małych przedsiębiorstw41. Szczegółowym badaniom poddano 25 uczelni amerykańskich. W okresie od 1980 do 1985 r. stwierdzono wzrost o 74% finansów uzyskiwanych przez uczelnie na badania od sponsorów prywatnych. Zjawisko wzrostu udziału przemysłu w finansowaniu badań potwierdziły także badania Narodowej Fundacji Nauki (the National Science Foundation)42. Udział przemysłu w finansowaniu badań wzrósł z 3,9% ogółu środków przeznaczonych na badania przez uczelnie w 1980 r. do 7,2% w 2000 r. Z kolei w 2006 r. odnotowano spadek tej wartości do 5,1%. Odpowiednio udział środków federalnych w finansowaniu działalności badawczej uniwersytetów w 1980 r. wynosił 67,5%, w 2000 r. – 58.2%, w 2006 r. zaś odnotowano 62,9%. Nie zmienia to faktu, że nadal uniwersytety w Stanach Zjednoczonych są finansowane głównie ze środków federalnych. Bez wątpienia skutkiem uchwalenia Bayh-Dole Act był wzrost liczby patentów akademickich. W 1980 r. uniwersytetom udzielono 390 patentów, w 2005 r. zaś było ich już 2725.

W 2004 r. przychody uczelni amerykańskich z tytułu udzielonych licencji (11 414 licencji patentowych) wyniosły 1,4 mld dolarów. Największe dochody uzyskały: Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley (91.000.000 dolarów), Uniwersytet Columbia (80.000.000 dolarów), Uniwersytet Stanowy na Florydzie (45.000.000 dolarów).

Związek między zjawiskiem komercjalizacji akademickiej własności intelektualnej a opóźnianiem publikacji wyników badań jest dostrzegany przez amerykańskich badaczy. Według badań prof. Davida Blumenthala około 20% naukowców reprezentujących szeroko pojęte nauki przyrodnicze przynajmniej raz opóźniło publikację na dłużej niż sześć miesięcy ze względu na ochronę patentową lub komercjalizację wyników badań. Natomiast około 9% naukowców odmówiło, w ciągu trzech lat poprzedzających badanie, udostępnienia materiałów badawczych innym naukowcom. Jednocześnie naukowcy podkreślają, że wstrzymywanie się z ogłaszaniem wyników badań nie jest powszechnie panującą praktyką w naukach przyrodniczych43. Z kolei zespół prof. Wesleya Cohena, badając uczelniane centra transferu technologii, ustalił, że ponad połowa z nich pozwoliła przedsiębiorcom na wprowadzenie klauzuli opóźniającej publikację. Jednocześnie 35% instytucji pozwoliło naukowcom na usunięcie informacji przed publikacją. W ramach centrów transferu technologii 63% z przebadanych pozwoliło na opóźnienie publikacji, 54% zaś pozwoliło na usunięcie informacji przed publikacją. Profesor Rochard Florida wskazuje, że opóźnianie publikacji i przepływu informacji z uczelni może przyczynić się do osłabienia transferu wiedzy z nauki do gospodarki i powodować zwolnienie postępu technicznego produktów oraz spadek innowacyjności przedsiębiorstw44. Wspomniany badacz negatywnie odnosi się także do obejmowania przez uczelnię wyższą udziałów w spółkach kapitałowych. W jego ocenie odwodzi to uniwersytet od podstawowej misji polegającej na prowadzeniu badań i generowaniu talentów. Konkludując, prof. Florida stwierdza, że Bayh-Dole Act, a wraz z nim opóźnianie publikacji i zwiększenie poufności w procesie badawczym, oddalił uczelnie wyższe od ich podstawowych, tradycyjnych celów.

Trudno nie zgodzić się z poglądem, że opatentowanie wynalazku lub wcześniejsze dokonanie zgłoszenia patentowego często związane jest ze wzmożoną aktywnością naukową i publikacjami. Samo opatentowanie wynalazku, nawet ze względu na cechy wynalazku, stanowi dobrą podstawę do stworzenia materiału naukowego i jego publikacji. Co więcej, wiele uczelni amerykańskich wskazuje prowadzenie badań, kształcenie oraz rozpowszechnianie wiedzy jako swoją główną misję i podstawowy cel polityki realizowanej w sferze własności intelektualnej.

2.4. Sprawa Stanford v. Roche

Nie sposób nie uwzględnić interpretacji postanowień Bayh-Dole Act, dokonanej m.in. przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (Supreme Court of the United States) w wyroku z 2011 r. w sprawie Stanford v. Roche45. Spór dotyczył praw do technologii obejmującej diagnostykę choroby AIDS. Metoda badania krwi człowieka wykorzystywała polimeryczną reakcję łańcuchową (PRC) jako środek wykrycia wirusa HIV. Wynalazku dokonał dr Mark Holodniy, zatrudniony na Uniwersytecie Stanforda wraz z innymi członkami zespołu uczelnianego. W czerwcu 1988 r. dr Holodniy zawarł z Uniwersytetem Stanforda umowę dotyczącą przeniesienia praw majątkowych do przyszłych wynalazków. Klauzula zobowiązująca naukowca do przeniesienia praw brzmiała następująco: „Zgadzam się przenieść lub potwierdzić na piśmie prawa Uniwersytetu Stanforda lub/i sponsorów...” w odniesieniu do przyszłych wynalazków. Pracownik ten został skierowany na praktyki do firmy biotechnologicznej Cetus, aby nabyć wiedzę i doświadczenia dotyczących techniki badań. W lutym 1989 r. dr Holodniy podpisał kolejną umowę, tym razem z firmą Cetus, która dotyczyła przyszłych wynalazków46. We wskazanym kontrakcie klauzula brzmiała następująco: „Zobowiązuję się do przeniesienia praw i niniejszym przenoszę prawa na firmę Cetus...”. Po odbyciu szkolenia w firmie Cetus dr Holodniy powrócił na uczelnię i dokończył prace badacze nad metodą wykrywania wirusa HIV. Uniwersytet Stanforda otrzymał w międzyczasie dofinansowanie ze środków federalnych za pośrednictwem Narodowego Instytutu Zdrowia47. W maju 1992 r. Uniwersytet Stanforda dokonał trzech zgłoszeń patentowych, które obejmowały różne aspekty technologii wykrywania wirusa HIV. Wszystkie zgłoszenia zawierały adnotacje, że wynalazek został dokonany przy pomocy środków federalnych. Natomiast dopiero w maju 1995 r. dr Holodniy zawarł z uczelnią umowę o przeniesienie praw do uzyskania patentów48.

Równolegle w grudniu 1991 r. grupa Roche zakupiła od firmy Cetus prawa oraz wszelkie związane z technologią PRC instrumenty. Następnie grupa Roche zaczęła sprzedawać zestawy do wykrywania wirusa HIV szpitalom i klinikom. W kwietniu 2000 r. Uniwersytet Stanforda oraz firma Roche rozpoczęły negocjacje dotyczące problemu uprawnień do technologii oraz ewentualnej umowy licencyjnej, jednak nie doszło do porozumienia. W konsekwencji 14 października 2005 r. Uniwersytet Stanforda złożył pozew przeciwko grupie Roche, zarzucając naruszenie trzech praw z patentów. Wobec tego grupa Roche wystąpiła z zarzutem, że Uniwersytet Stanforda jest podmiotem nieuprawnionym do owych trzech wynalazków objętych ochroną patentową.

Sąd Federalny (The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) przyznał rację grupie Roche, wskazując, że należycie zabezpieczyła przejście praw przy przejęciu firmy Cetus. Określił, że wcześniejsza umowa o przeniesienie praw do przyszłych wynalazków została zawarta z firmą Cetus, umowa zaś z Uniwersytetem Stanforda była późniejsza. Uznano, że umowa z Uniwersytetem Stanforda nie była dość stanowcza, wskazywała jedynie na zobowiązanie do przeniesienia prawa, które wymagało dodatkowej czynności. Jednocześnie Sąd uznał, że uprawnienia do wynalazku nie przysługują także stronie rządowej.

Ustalenia Sądu Federalnego zostały utrzymane przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. W ocenie Sądu, wyrażonej przez sędziego Robertsa, Bayh-Dole Act nie wyłącza zastosowania ogólnych reguł prawa kontraktowego oraz reguł common law określających prawa do uzyskania wynalazku. Dokonano przy tym interpretacji pojęcia „przedmiotowy wynalazek” (subject invention), jakim posługuje się Bayh-Dole Act. Uznano, że nie chodzi tu o wszelkie wynalazki, jakie zostaną dokonane przez pracownika beneficjenta przy pomocy środków federalnych, jak postulował Uniwersytet Stanforda. Przyjęto interpretację, w myśl której pojęciem subject invention objęto wynalazki, do których prawo do uzyskania patentu ma beneficjent na podstawie ważnej i egzekwowalnej umowy o przeniesienie prawa do uzyskania patentu. W ocenie sądu tylko taka interpretacja pozwala na zachowanie pełnego znaczenia pozostałych regulacji Bayh-Dole Act49.

Zdanie odrębne w omawianej sprawie przedstawił sędzia Breyer. Wskazał on, że tekstualne, formalistyczne podejście prezentowane przez większość stoi w sprzeczności z celami Bayh-Dole Act i wręcz podcina zdolność do ich realizacji50. Sędzia słusznie wskazał przy tym na brak w ustawie przepisu, który ograniczałby uprawnienie wynalazcy-pracownika uniwersytetu do zawierania umów przenoszących prawa do uzyskania patentu na osoby trzecie. W istocie ustawodawca skupił się na relacji strona rządowa – kontrahent, pominął zaś kwestię relacji kontrahent – jego pracownik wynalazca. Założono zapewne, że uczelnie same zadbają o zabezpieczenie praw do uzyskania patentu. Jak pokazuje przedstawiona wyżej sprawa, nie zawsze tak jest.

2.5. Wynalazek pracowniczy hired to invent

Podstawową zasadą jest to, że wynalazca jest pierwotnie uprawniony z prawa do uzyskania patentu. Pracodawca zaś nie ma prawa do uzyskania patentu na wynalazek dokonany przez pracownika, chyba że zawarta jest umowa, która wprost przenosi na pracodawcę wymienione prawo. Stąd w praktyce ustalenie podmiotu uprawnionego do uzyskania patentu zaczyna się zawsze od ustalenia wynalazcy. Rzecz jasna wynalazcą lub współwynalazcą może być tylko osoba fizyczna. Przy czym dopuszcza się zawarcie przez wynalazcę umowy o przeniesienie praw do przyszłych wynalazków przed ich dokonaniem. Są to jednak kwestie pozostawione prawu stanowemu i common law. Prawo federalne determinuje zaś formę umowy o przeniesienie prawa do uzyskania patentu jako formę pisemną51. Co ciekawe, amerykańska ustawa patentowa precyzyjnie wskazuje, że to wynalazca ma dokonać zgłoszenia patentowego, nawet jeżeli prawa do uzyskania patentu zostały przeniesione na inną osobę52. Z kolei Bayh-Dole Act wymaga, aby zgłoszenia dokonał kontrahent-pracodawca w imieniu wynalazcy, a nie wynalazca-pracownik53.

Podstawowym, określanym w kontraktach, obowiązkiem pracowników uczelni amerykańskich jest prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz badań naukowych. Niejednokrotnie w umowach nie ma postanowień o wynalazkach. Brak klauzul lub odrębnych kontraktów dotyczących wynalazków może skutkować niezabezpieczeniem uprawnień uczelni do wyników badań, w tym finansowanych ze środków federalnych. Z kolei uczelnia nie może być traktowana jako współwynalazca. Jednoznacznie przyznane prawa do uzyskania patentu wynalazcy oraz chęć ochrony uzasadnionych interesów pracodawców skłoniły sądy amerykańskie do rozwoju orzecznictwa w kierunku przyznania tym ostatnim pewnych uprawnień.

Jedną z pierwszych spraw dotyczących wynalazków pracowniczych w Stanach Zjednoczonych była sprawa United States v. Burns54. W sprawie wynalazcą był major Armii Stanów Zjednoczonych, który dokonał usprawnienia namiotu wojskowego i zgłosił swój wynalazek do ochrony patentowej. Jego zatrudnienie nie nakładało na niego obowiązku dokonywania wynalazków i innych rozwiązań. Początkowo armia zawarła z wynalazcą umowę licencyjną, by po jakimś czasie uchylać się od uiszczania opłat. W ocenie Sądu Najwyższego, „Jeżeli oficer w czynnej służbie wojskowej nie został zatrudniony po to, aby robić eksperymenty w celu opracowania usprawnień uzbrojenia i wyposażenia wojska, ma on tytuł prawny do korzystania z takowych usprawnień. Rząd nie może korzystać z dokonanych usprawnień objętych ochroną patentową bez uzyskania licencji od wynalazcy lub zapłaty stosownego wynagrodzenia”.

Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w sprawie Solomons v. United States55. Brak postanowień dotyczących zobowiązania do dokonywania wynalazków i innych rozwiązań w umowie o pracę skutkuje tym, że pracodawca nie może sobie rościć praw do uzyskania patentu na wynalazek. Jednak to, że pracodawcy niejednokrotnie dostarczają wynalazcom fizycznych i finansowych możliwości dokonania wynalazku skłoniło sądy amerykańskie do sformułowania dwóch wyjątków od zasady, w myśl której wyłączne prawo do wynalazku należy się jego twórcy. Po pierwsze, wyjątek określany mianem shop rights przyznaje pracodawcy prawo niewyłącznej, osobistej, nieprzenoszalnej licencji. Po drugie, istnieje obowiązek przeniesienia prawa do uzyskania patentu, w sytuacji gdy wynika on z umowy o pracę.

Istnienie domniemanej licencji Sąd Najwyższy stwierdził w sprawie Hapgood v. Hewitt56. Wykazano, że wynalazca został zatrudniony przez prywatnego pracodawcę z ogólnym obowiązkiem dokonywania usprawnień. Takie zobowiązanie, zdaniem Sądu, stanowi podstawę do osobistej, nieprzenoszalnej licencji. Sąd zarazem odmówił przeniesienia uprawnień do wynalazku na rzecz pracodawcy.

Z kolei w sprawie Solomons v. United States57 Sąd uznał, że jeżeli pracownik został zatrudniony po to, aby dokonać usprawnień, w tym wynalazków, udziela on tym samym pracodawcy nieodwołalnej licencji na korzystanie z dokonanego wynalazku. Jako uzasadnienie wskazano, że pracownik-wynalazca, realizując swoje zobowiązanie, mógł korzystać z własności pracodawcy oraz z pomocy współpracowników. Uprawnienia pracodawcy do nieodpłatnego korzystania z wynalazku dokonanego przy pomocy pracodawcy określa się mianem shop rights. Z reguły powoływać się na te uprawnienia mogą także uniwersytety. Uzasadnieniem jest tu okoliczność, że środki federalne przyznane uczelni niejednokrotnie umożliwiają prowadzenie badań i dokonanie wynalazku, a także dają możliwość współpracy z innymi pracownikami uczelni, dostępu do laboratoriów i innych urządzeń uczelni, warunkują powstanie wynalazku. Jednak wartość shop rights jest dla uniwersytetu bardzo ograniczona przez brak możliwości transferu uprawnień (brak możliwości udzielenia sublicencji) oraz to, że uczelnia rzadko wykorzystuje wynalazek bezpośrednio.

Orzecznictwo odróżnia sytuację, w której pracownik został zatrudniony, aby dokonywać wynalazków w ogólności, od sytuacji, w której pracownik został zatrudniony, aby dokonać szczególnego wynalazku. W tym drugim przypadku orzecznictwo przyznaje pracodawcy roszczenie o przeniesienie praw do uzyskania patentu. W taki właśnie sposób orzekł Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w sprawie Standard Parts Co. v. Peck58, w której to pracownik został zatrudniony, aby usprawnić proces produkcji jednej z części wykorzystywanych do wytworów pracodawcy. Amerykańskie uczelnie rzadko stosują w umowach o pracę klauzule precyzujące obowiązek działalności wynalazczej. Trudno jest uczelni przewidzieć z dokładnością, jakich wynalazków może dokonać dany pracownik.

Stosownie do orzeczenia w sprawie United States v. Dubilier Condenser59 niewystarczające dla zaistnienia roszczeń o przeniesienie prawa na pracodawcę jest określenie w umowie o pracę, że obowiązkiem jest prowadzenie badań w ogólności.

Nie ma w Stanach Zjednoczonych na poziomie federalnym ustawy, która regulowałaby dopuszczalność zawarcia umowy o przeniesienie praw do uzyskania patentu na wynalazek przez pracownika na pracodawcę przed jego dokonaniem. Problem ten zależy od ustawodawstwa stanowego, które reguluje kwestię stosunku pracy. Niespójność w tym zakresie podkopuje cele Bayh-Dole Act i podlega krytyce doktryny60. W praktyce jednak sądy stanowe, opierając się na orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i innych sądów federalnych wypracowały pewne wspólne zasady oceny tego typu kontraktów61. W szczególności problemem było i jest nadal to, czy umowa o przeniesienie prawa do uzyskania patentu na przyszły wynalazek wywołuje skutek rozporządzający i automatycznie przenosi prawa z momentem jego dokonania. Orzeczenie w sprawie Stanford v. Roche, ale też orzeczenia w innych sprawach62 wskazują, że kontraktowe sformułowanie „agree to assign” (zgoda na przeniesienie) nie wywołuje skutku rozporządzającego. Do przeniesienia prawa wymagana jest dodatkowa czynność w formie pisemnej. Z kolei zwrot „do hereby assign” (niniejszym przenoszę) powoduje przejście prawa do uzyskania patentu w momencie dokonania wynalazku. Stąd uczelnie powinny stosować umowy o przeniesienie praw do przyszłych wynalazków ze sformułowaniami bardziej stanowczymi.

Kolejnym problemem jest zakres wynalazków, co do których uczelnia może zabezpieczyć swoje uprawnienia przez zawarcie z pracownikiem umowy o przeniesienie praw do przyszłych wynalazków. Ustalona wydaje się zasada, że pracownikowi nie należy się świadczenie ze strony pracodawcy z tytułu przeniesienia prawa do wynalazku. W niektórych stanach, np. w Kalifornii, Minnesocie, Północnej Karolinie, Waszyngtonie czy Nevadzie, zbyt szerokie określenie zakresu wynalazków w umowie o przeniesienie praw do przyszłych wynalazków może skutkować bezskutecznością takiej umowy lub nawet nieważnością. Ustawodawstwa wymienionych stanów zakazują pracodawcom zawierania umów przenoszących prawa do wynalazków stworzonych przez pracownika poza czasem pracy, jednakże z dwoma wyjątkami. Po pierwsze, jeżeli wynalazek dotyczy działalności gospodarczej pracodawcy i prowadzonych przez niego prac badawczo-rozwojowych. Po drugie, gdy wynalazek powstał w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych63.

Orzecznictwo sądów amerykańskich odmiennie od niektórych przedstawicieli doktryny uznaje, że wynagrodzenie za pracę, możliwość korzystania z urządzeń pracodawcy oraz asysty innych pracowników stanowi dostateczną rekompensatę i zarazem uzasadnienie dla przeniesienia prawa do patentu64. W istocie nie zachęca to pracowników do działań innowacyjnych65. Istotnym problemem dla uczelni może być konflikt między poszczególnymi zobowiązaniami. Wszak naukowcy bywają mobilni, pracują w różnych zespołach badawczych różnych jednostek. Może to powodować niejasność uprawnień co do poszczególnych wynalazków.

2.6. Uprawnienia do wynalazków związanych z bezpieczeństwem narodowym

W sposób odmienny niż Bayh-Dole Act niektóre ustawy federalne regulują kompleksowo kwestię uprawnień państwa do wynalazków związanych z bezpieczeństwem. Zawierają one mechanizmy przenoszące automatycznie uprawnienia na rzecz państwa. Przy tym zostały przewidziane procedury umożliwiające ochronę słusznych interesów wynalazcy oraz innych podmiotów mogących rościć sobie prawo do wynalazku.

Zgodnie z The Atomic Energy Act z 1954 r. (ustawą o energii atomowej) wynalazki związane z wykorzystaniem materiałów nuklearnych lub energii atomowej jako broni są blisko związane z bezpieczeństwem narodowym. Takie rozwiązania „stanowią wynalazki, z których uprawnionym podmiotem jest Komisja ds. Energii Atomowej, jeżeli taki wynalazek powstał w wyniku realizacji kontraktu lub innego zobowiązania powstałego na rzecz wymienionej Komisji”66.

Aby efektywnie realizować uprawnienia strony rządowej, ustawa zawiera mechanizm wychwytywania zgłoszeń patentowych z analizowanego zakresu. Niezależnie od finansowania badań nad wynalazkiem ze środków federalnych lub innych, wynalazca ma obowiązek wskazać w zgłoszeniu, że dane rozwiązanie jest z zakresu energii atomowej oraz podać dodatkowe informacji. Co więcej, Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych (United States Patent and Trademark Office, USPTO) ma obowiązek przekazać Komisji ds. Energii Atomowej kopię dokumentacji zgłoszeniowej. W dalszej kolejności w razie oświadczenia Komisji o woli uzyskania prawa z patentu, prawo to jest udzielane na rzecz Komisji. Ustawa zapewnia możliwość podważenia uprawnień Komisji przez wykazanie, że wynalazek nie powstał w wyniku realizacji kontraktu lub innego zobowiązania wobec Komisji67.

2.7. Prawa autorskie

Konstytucja Stanów Zjednoczonych przyznaje Kongresowi kompetencję do promowania postępu nauk oraz użytecznych sztuk przez przyznawanie autorom i wynalazcom ograniczonych czasowo praw wyłącznych na ich dzieła i odkrycia68. Stąd podstawową zasadą prawa autorskiego i patentowego jest to, że podmiotami uprawnionymi z tytułu praw wyłącznych są twórcy lub wynalazcy. Z kolei zasadą prawa pracy jest to, że pracodawca ma prawo do owoców pracy pracownika. W sferze praw autorskich przybrało to formę doktryny work for hire, czyli prawa autorskie do utworów powstałych w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych są należne pracodawcy. Zgodnie z § 101 amerykańskiej ustawy o prawie autorskim69 utworem pracowniczym (work made for hire) jest utwór stworzony przez pracownika w zakresie jego obowiązków pracowniczych lub utwór specjalnie zamówiony lub zlecony jako: element pracy zbiorowej, część utworu audiowizualnego, tłumaczenie, kompilacja, praca dodatkowa (uzupełniająca)70, instrukcja tekstowa71, test, wynik testu materiału, atlas, jeżeli strony wyraziły na piśmie wolę, że wskazane utwory uznają za pracownicze.

Odmiennie ukształtowała się praktyka w odniesieniu do utworów nauczycieli akademickich. Na powstanie tzw. wyjątku nauczycielskiego (teachers exemption) wpływ miały utrwalone zwyczaje i orzeczenia sądów. Nie można jednak stwierdzić, że wyjątek nauczycielski jest jednoznacznie ustalony i obowiązujący72.

Jednym z orzeczeń, które doprowadziły do potwierdzenia wyjątku nauczycielskiego był wyrok w sprawie Williams v. Weisser73. W sprawie tej doszło do opublikowania przez pozwanego wydawcę treści wykładów profesora Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles bez zgody twórcy. Treść wykładów została utrwalona w notatkach. Zgodnie z ustalonym przez sąd zwyczajem akademickim i polityką uczelni profesorom przysługiwały prawa do ich wykładów oraz notatek74. Natomiast władze uczelni potwierdziły, że w sytuacji chęci opublikowania skryptu zawierana jest z autorem stosowna umowa wydawnicza, w której określone jest wynagrodzenie za możliwość skorzystania z utworu. W ocenie sądu „uzyskanie praw autorskich przez uczelnię byłoby bezużyteczne z wyjątkiem możliwości osiągnięcia niewielkich korzyści z tytułu publikacji oraz utrudniania nauczycielowi prowadzenia takich samych wykładów w sytuacji zmiany miejsca pracy”75.

Z kolei w sprawie Weinstein v. University of Illinois76 asystent z dziedziny farmacji zarzucił współpracownikom niewpisanie go jako autora ważnego artykułu naukowego. Sąd dokonał rozróżnienia między ogólnym obowiązkiem publikowania i pracy twórczej nauczycieli akademickich a zastrzeganiem przez uniwersytet praw autorskich w ramach wewnętrznej polityki. Orzeczenie potwierdziło, że to pracownicy naukowi mają prawo zawrzeć umowę wydawniczą jako podmioty, którym przysługują prawa autorskie, a nie instytucja naukowa, która ich zatrudnia77. Zdaniem sądu to, że prawa autorskie do utworów przysługują pracownikom naukowym stanowi tradycję akademicką od początków prawa autorskiego.

Także w sprawie Hays v. Sony Corporation of America z 1988 r.78 ostatecznie sąd opowiedział się za wyjątkiem nauczycielskim. Przedmiotem sporu były prawa do podręcznika do obsługi urządzeń Sony zakupionych przez szkołę, opracowanego przez dwóch nauczycieli szkoły biznesu. W ocenie sądu drugiej instancji amerykańska ustawa o prawie autorskim79 owszem zdefiniowała pojęcie utworu pracowniczego (work made for hire), natomiast nie uregulowała kwestii wyjątku nauczycielskiego. Co ciekawe, pominięcie tego wyjątku przez ustawodawcę sąd ocenił jako nieumyślne i nieuzasadnione, wręcz szkodliwe dla ustalonych praktyk instytucji akademickich80.

Odmienne zapatrywanie wyraził sąd w sprawie Vanderhurst v. Colorado Mountain College District z 1988 r.81 Przedmiotem sporu były m.in. prawa autorskie do zarysu wykładu przygotowanego przez nauczyciela college’u. Jednym z argumentów przemawiających za zakwalifikowaniem wymienionego utworu jako pracowniczego był dokument wewnętrzny pracodawcy, który precyzował obowiązki pracowników, m.in. obligował do pracy nad poprawą jakości kursu, programu oraz nad jego przygotowaniem. Sąd uznał, że zarys wykładu stanowił utwór pracowniczy w rozumieniu § 101 amerykańskiej ustawy o prawie autorskim, ponieważ był on bezpośrednio związany z obowiązkami pracownika i dlatego też prawa autorskie majątkowe należne są pracodawcy.

Podobnej kwalifikacji dokonano w sprawie University of Colorado Foundation, Inc. v. American Cyanamid Co. z 1995 r.82 Sąd uznał, że opublikowany artykuł został sfinansowany z projektu badawczego i prawa autorskie majątkowe są należne uniwersytetowi z uwagi na pracowniczy charakter utworu83.

Próbę dokonania podziału utworów tworzonych przez nauczycieli podjął apelacyjny sąd federalny w sprawie Shaul v. Cherry Valley-Springfield Central School District z 2004 r.84 Uznał on istnienie wyjątku nauczycielskiego, ale w odniesieniu do opublikowanych artykułów profesorów uniwersyteckich. Natomiast materiały dydaktyczne przygotowane przez nauczyciela szkoły średniej, które nie były przeznaczone do publikacji, pozostają w gestii uprawnień pracodawcy. Powodem w sprawie był nauczyciel, z którym rozwiązano stosunek pracy na skutek „niewłaściwych zachowań seksualnych”. Jego notatki, materiały dydaktyczne, testy oraz prace domowe zostały zajęte przez władze szkoły. Sąd uznał, że są to prace wykonane w wyniku realizacji obowiązków pracowniczych i są przynależnością szkoły.

Z przedstawionych wyżej orzeczeń wynika, że wyjątek nauczycielski nie jest w Stanach Zjednoczonych ustalony. Należy tu także wskazać na orzeczenie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Community for Creative Non-Violence v. Reid z 1989 r.85 Nie dotyczy ona bezpośrednio praktyki akademickiej, ale ma dla niej znaczenie. Spór zaistniał między artystą rzeźbiarzem a organizacją, która zleciła mu wykonanie dzieła. Jego przedmiotem były prawa autorskie do dzieła. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych dokonał w sprawie wykładni pojęcia utworu pracowniczego (work made for hire). Uznał przy tym rzeźbiarza nie za pracownika, ale za niezależnego kontrahenta86. Co więcej, wskazał na 13 kryteriów, których uwzględnienie pozwala na kwalifikację utworu jako pracowniczego lub nie, tj.: 1) uprawnienia strony zatrudniającej do kontroli sposobu oraz środków, jakich użyto do stworzenia dzieła; 2) wymagane umiejętności; 3) źródło narzędzi oraz instrumentów; 4) miejsce pracy; 5) czas trwania relacji między stronami; 6) czy strona zatrudniająca ma prawo do zlecania zatrudnionemu dodatkowych projektów i prac; 7) zakres swobody zatrudnionego – jak długo i kiedy pracować; 8) sposób zapłaty; 9) rola osoby zatrudnionej w zatrudnieniu i wynagradzaniu personelu pomocniczego; 10) czy utwór jest elementem stałej działalności gospodarczej strony zatrudniającej; 11) czy zatrudniający prowadzi działalność gospodarczą; 12) jak wyglądają postanowienia odnoszące się do wynagrodzenia zatrudnionego; 13) jak wygląda podatkowa kwalifikacja działalności zatrudnionego.

3. Praktyka wybranych uczelni

3.1. Uniwersytet Harvarda

3.1.1. Ogólna charakterystyka

Stanowisko władz Uniwersytetu Harvarda w sferze praw własności intelektualnej (Statement of policy in regard to intellectual property) zostało przyjęte przez rektora uczelni w dniu 3 listopada 1975 r.87 Poprawki do aktu wniesiono w 1986 r., dwukrotnie w 1998 r. oraz w latach 2008 i 2010. Dokument zawiera wprowadzenie i został podzielony na sekcje. Sekcja pierwsza dotyczy wynalazków i patentów, sekcja druga poświęcona jest prawom autorskim, sekcja trzecia – oprogramowaniu komputerowemu, sekcja czwarta – nieopatentowanym materiałom, sekcja piąta reguluje podział korzyści z komercjalizacji, szósta zawiera postanowienia dotyczące komitetu ds. własności intelektualnej oraz zmiany polityki, w sekcji siódmej zaś znajdują się rozmaite postanowienia i przepisy końcowe.

Władze Uniwersytetu Harvarda podkreślają znaczenie oraz korzyści płynące z innowacji powstałych w ramach uczelni, jak również potrzebę precyzyjnego określenia przysługujących uprawnień oraz rozdziału korzyści. Podkreślono przy tym trafnie ścisły związek między zasadami finansowania działalności badawczej określonymi w aktach federalnych oraz prawami do wyników badań88.

U podstaw ustanowienia aktu leżało przekonanie, że ze względu na zawiłość i mnogość problemów związanych z własnością intelektualną tworzoną w ramach uczelni nie można poprzestać jedynie na ogólnych zasadach, a istnieje potrzeba bardziej szczegółowej regulacji, która znosiłaby istniejące niejasności oraz ustanawiałaby szczegółowe standardy postępowania89.

Zakres przedmiotowy regulacji obejmuje nie tylko wynalazki, utwory, w tym także programy komputerowe, znaki towarowe, ale także aparaturę badawczą i materiał biologiczny. Dotyczy każdego wytworu podlegającego ochronie prawa własności intelektualnej. Szeroko ujęto także zakres podmiotowy. Obejmuje on pełnoetatowych pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i osoby zatrudnione na część etatu, innych pracowników, studentów, osoby niezatrudnione, które korzystają z funduszy, infrastruktury uczelni lub biorą udział w badaniach administrowanych przez uczelnię, wliczając profesorów wizytujących, pracowników technicznych oraz innych, niezależnie od zobowiązań podjętych w stosunku do innych podmiotów.

Naczelną zasadą polityki Uniwersytetu Harvarda w zakresie własności intelektualnej jest kierowanie się interesem publicznym, w szczególności polegającym na jak najszerszym rozpowszechnieniu innowacyjnych rozwiązań. Mimo wskazania, że osiąganie korzyści z komercjalizacji ma znaczenie zarówno dla uczelni, jak i twórców, powinna przeważać zasada dysseminacji wyników badań naukowych90.

Drugą zasadą jest poszanowanie praw twórców, w szczególności w zakresie publikacji wyników badań. Nawet w sytuacji, gdy uczelnia jest uprawniona do określonych wyników badań, to ciąży na niej obowiązek konsultacji z autorami kwestii publikacji91.

Trzecią zasadą jest zastrzeganie na rzecz uczelni udziału w korzyściach oraz odpłatności korzystania z jej infrastruktury badawczej. Zatem w sytuacji wykorzystania finansów uczelni lub jej infrastruktury, należny jest jej udział w korzyściach płynących z handlowego wykorzystania stworzonego dobra niematerialnego. Zakres tych uprawnień powinien być skonkretyzowany w umowie92.

Akt zawiera tzw. klauzulę odstąpienia, a zatem uczelnia może zawrzeć umowę sprzeczną z jego postanowieniami. Warunki dopuszczalności takich czynności stanowi interes uczelni oraz dochowanie zasad reprezentacji, jak również obowiązkowa konsultacja z Biurem ds. Rozwoju Technologii.

3.1.2. Prawa autorskie

Zasadą, która obowiązuje również w ramach Uniwersytetu Harvarda jest to, że prawa autorskie są należne twórcy. Także autor może czerpać korzyści ze sprzedaży książek, egzemplarzy utworów audiowizualnych, dzieł sztuki, egzemplarzy utworów muzycznych i innych materialnych nośników utworów. Uczelnia wyraża postulat, aby zawierając umowę dotyczącą praw do utworów, ich twórcy mieli na względzie interes publiczny.

Wskazana wyżej zasada doznaje wielu wyjątków. Przykładowo osobno uregulowano kwestię programów komputerowych oraz baz danych, o czym szerzej w dalszej części. Uczelnia dopuszcza zawieranie umów między nią a osobami trzecimi, które w związku z prowadzonymi badaniami wprowadzałyby ograniczenia w sferze praw autorskich. Jednak kierownicy projektów oraz władze uczelni powinny dążyć do zachowania jak najszerszej swobody twórców oraz zgodności z interesem publicznym i zasadami polityki uniwersytetu93.

W sytuacji gdy zaangażowanie uczelni w powstanie utworu jest istotne (fundusze, urządzenia, sprzęt lub inne zasoby), wówczas dopuszczalne jest zawarcie umowy, która będzie określać podmiot uprawniony z autorskich praw majątkowych oraz podział korzyści płynących z eksploatacji utworu. W tej mierze uczelnia dopuszcza zróżnicowanie co do polityki prowadzonej przez poszczególne wydziały. Takie wydziałowe polityki w zakresie praw autorskich powinny być zatwierdzone przez prezydenta uczelni oraz Fellows of Harvard College. Zaleca się, aby umowa między uczelnią a twórcą była zawarta przed rozpoczęciem określonego projektu prowadzącego do powstania utworu.

Z kolei utwór powstały w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych przez osoby niebędące nauczycielami akademickimi jest traktowany jako utwór pracowniczy i prawa majątkowe do niego są należne uczelni. Analogicznie jest w sytuacji zlecenia przez uniwersytet wykonania utworu swemu pracownikowi, także naukowemu lub studentowi. Taki utwór stworzony na zlecenie uczelni jest przedmiotem jej praw94. Ponadto uniwersytet zastrzega sobie możliwość zawierania umów z twórcami o przeniesienie praw autorskich. Warunki tego przeniesienia mają być precyzowane każdorazowo w umowie95.

Dokument zawierający stanowisko uczelni w zakresie własności intelektualnej definiuje pojęcie „sponsorowane oprogramowanie komputerowego”, w ramach którego wyodrębniono „wynalazki w sferze programów komputerowych”. Przez pojęcie sponsorowanego programu komputerowego rozumie się każdy program komputerowy, niezależnie od sposobu utrwalenia, łącznie z podręcznikami dla użytkowników i innymi materiałami, a także bazami danych, jeżeli powstał w określonych warunkach w wyniku wykonania umowy między uczelnią a osobą trzecią, przy wykorzystaniu pośrednim lub bezpośrednim środków uczelni, włączając w to środki przyznane z zewnątrz, ale administrowane przez uczelnię, jak również programy powstałe przy użyciu przestrzeni, urządzeń, materiałów i innych środków dostarczonych przez uczelnię96.

Ze względu na możliwość ochrony programów komputerowych prawem z patentu na wynalazek, polityka Uniwersytetu Harvarda odsyła w tym zakresie do odpowiedniego stosowania zasad ochrony i komercjalizacji wynalazków97. Istnieje zatem obowiązek zgłaszania programów komputerowych do Biura ds. Rozwoju Technologii (Operations Technology Development, OTD). Obowiązek ten obejmuje także sponsorowane programy komputerowe, które nie stanowią wynalazku. W odniesieniu do programów komputerowych innych niż sponsorowane regulacja odsyła do zapisów dotyczących utworów.

3.1.3. Prawa własności przemysłowej

Dokonano rozróżnienia między wynalazkami powstałymi przy istotnym wsparciu (pomocy) ze strony uczelni oraz tymi, dla których wsparcia uczelni nie było lub było incydentalne, nieistotne, ale wynalazek został stworzony przez osobę podlegającą zasadom obowiązującym w ramach uczelni. Jeżeli wynalazek został wykonany w wyniku realizacji umowy między Uniwersytetem Harvarda a osobą trzecią lub też powstanie wynalazku zostało sfinansowane bezpośrednio lub pośrednio ze środków uniwersytetu lub przy wykorzystaniu innym niż przypadkowe przestrzeni, urządzeń, materiałów lub innych środków dostarczonych przez uniwersytet, to taki wynalazek jest traktowany jako powstały przy wsparciu uczelni (supported invention). Pozostałe wynalazki dokonane przez podmioty podlegające zasadom polityki uczelni w sferze własności intelektualnej są traktowane jako incydentalne (incidental inventions)98.

Podmioty objęte zakresem regulacji są zobowiązane do zgłoszenia do OTD każdego wynalazku powstałego przy istotnym wsparciu uczelni, jak też tzw. wynalazków incydentalnych. Zgłoszenie odbywa się przez wypełnienie specjalnego dokumentu przygotowanego przez OTD. Już w trakcie analizy dokumentu zgłoszenia OTD określa, czy wynalazek powstał przy istotnym wsparciu uczelni, czy nie. W dalszej kolejności przy pomocy rzecznika patentowego ustala się, kto jest wynalazcą w świetle prawa patentowego Stanów Zjednoczonych. W sytuacji wynalazków powstałych przy istotnej pomocy ze strony uczelni, wynalazca jest zobowiązany na jej żądanie zawrzeć umowę o przeniesienie prawa do uzyskania patentu na wynalazek. Natomiast prawo do uzyskania patentu na wynalazek, który powstał bez takiego wsparcia, należne jest wynalazcy.

W sytuacji gdy uczelnia zdecyduje, że nie będzie aplikować o uzyskanie ochrony patentowej lub nie będzie przedłużać ochrony istniejącej, polityka uczelni przewiduje możliwość przeniesienia praw na wynalazcę. Możliwe jest także uczynienie go współuprawnionym z prawa do uzyskania patentu lub prawa z patentu na wynalazek99. Przeniesienie to zostało obwarowane wieloma warunkami. Po pierwsze, z korzyści uzyskanych z komercjalizacji wynalazku jego twórca powinien zwrócić uczelni poniesione przez nią wydatki i opłaty na prawną ochronę rozwiązania. Nie należy wliczać do tego kosztów prac badawczo-rozwojowych. Ponadto wynalazca ma obowiązek przekazać uniwersytetowi 20% zysku, z uwzględnieniem wydatków wynalazcy na ochronę i komercjalizację. Po drugie, wynalazca ma obowiązek rozwijać chronioną technologię w celu wdrożenia dla pożytku publicznego i w sytuacji braku działań na tym polu uczelnia zastrzega sobie prawo do żądania ponownego przeniesienia na nią odpowiedniego prawa do wynalazku. W celu realizacji tego prawa uniwersytet ma prawo żądać złożenia raportu o sposobie wykorzystania wynalazku. Po trzecie, wynalazca ma obowiązek realizacji zobowiązań wobec sponsorów badań, których wsparcie doprowadziło do powstania wynalazku. Po czwarte, wynalazca ma obowiązek udzielić tzw. licencji zwrotnej (grant back) na rzecz uczelni100. Licencja ta ma być nieodwołalna, wieczysta, wolna od opłat licencyjnych, niewyłączna, o zasięgu globalnym oraz ma obejmować działalność w zakresie badań, edukacji i badań klinicznych. Uczelnia zastrzega sobie prawo do udzielenia licencji dalszych (sublicencji) o takim samym charakterze innym podmiotom prowadzącym działalność nienastawioną na zysk. Wreszcie kontrakt z wynalazcą, który przenosi na niego prawa do wynalazku, zawiera klauzule wyłączające i ograniczające odpowiedzialność uczelni101.

W odniesieniu do wynalazków dokonanych bez istotnej pomocy ze strony uniwersytetu, ale przez osoby podlegające jego aktom wewnętrznym obowiązują nieco inne zasady. Wynalazca ma obowiązek udzielenia uczelni licencji obejmującej prawo do korzystania z wynalazku dla celów edukacyjnych i badawczych. Licencja ta ma być o charakterze wieczystym, nieodwołalnym, niewyłącznym i nieodpłatnym oraz ma mieć globalny zasięg.

3.1.4. Komercjalizacja

Uniwersytet Harvarda opracował jednolite zasady podziału korzyści z komercjalizacji dóbr niematerialnych. Jako korzyści, które podlegają podziałowi należy zaliczyć opłaty licencyjne lub inne opłaty z tytułu komercjalizacji dóbr niematerialnych. Przy obliczaniu kwot podlegających dystrybucji należy uwzględnić zarówno całkowity przychód w postaci pieniężnej, jak i uzyskane akcje (inne papiery wartościowe) lub udziały w przedsiębiorstwach, jakie uczelnia otrzymała w zamian za przeniesienie lub upoważnienie do korzystania ze swoich dóbr niematerialnych102. Nie uwzględnia się przy tym innych niepieniężnych przysporzeń, takich jak niepieniężne darowizny, sponsorowane badania lub darowizny pieniężne. Przy wyliczeniu zysku netto uwzględnia się wydatki, jakie uczelnia poniosła na zabezpieczenie, uzyskanie i utrzymanie ochrony, w tym także koszty dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw, a także koszty licencjonowania oraz koszty wytworzenia i przechowywania określonego materiału biologicznego.

W stosunku do korzyści netto zgłoszonych OTD po dniu 4 października 2011 r. uczelnia stosuje następujący podział: opłata administracyjna – 15%; osobisty udział twórcy – 35%; udział przeznaczony na dalsze badania twórcy –15%; udział katedry lub centrum, w którym twórca jest zatrudniony – 15%, z zastrzeżeniem przeznaczenia środków na badania; udział wydziału twórcy – 20%; część kierowana do budżetu ogólnego – 15%103.

Jeszcze inaczej przedstawia się kwestia podziału korzyści netto w sytuacji, gdy dobra niematerialne powstały dzięki wsparciu Funduszu Akceleratora Rozwoju Technologii (Technology Development Accelerator Fund). Udział tego Funduszu wynosi wówczas 20%. Osobisty zaś udział twórcy wynosi 35%. Udział twórcy, który ma być przeznaczony na działalność badawczą wynosi 15%. Z kolei po 10% otrzymują odpowiednio katedra (centrum), w którym twórca jest zatrudniony, wydział oraz budżet ogólny będący w dyspozycji prezydenta uniwersytetu.

Alternatywna metoda podziału korzyści ma zastosowanie w sytuacji, gdy wynalazku dokonało lub utwór stworzyło kilka osób. Wówczas udziały osobiste są dzielone w proporcji określonej w umowie zawartej między twórcami, a jeżeli brak takiej umowy, to udziały dzieli się po równo. W sytuacji gdy twórcy pochodzą z różnych wydziałów, katedr lub laboratoriów, niezależnie od tego jak liczbowo wygląda udział reprezentantów poszczególnych jednostek w zespole, udziały przeznaczone na prace badawcze są dzielone po równo, chyba że co innego wynika z umowy zawartej między twórcami.

Odrębnie uregulowano kwestię podziału korzyści między twórców w sytuacji komercjalizacji wielości dóbr niematerialnych w pakiecie. Również w takich okolicznościach władze uczelni uznają potrzebę porozumienia między twórcami, a jeżeli takowego brak, to korzyści dzieli się po równo. Dopuszczalna jest także aktywność ze strony OTD, które może określić na prośbę twórców, jaki udział mają poszczególne dobra niematerialne w pakiecie. Z kolei w zakresie udziałów katedr oraz wydziałów sekcja 5 dokumentu „Stanowisko władz Uniwersytetu Harvarda w sferze praw własności intelektualnej” odsyła do odpowiedniego stosowania zasad odnoszących się do wielu twórców104.